Op 30 april 2014 loopt de huidige groepsvrijstellingsverordening 772/2004 inzake technologieoverdracht (GVTO) af. De consultatie van de voorgestelde nieuwe GVTO en bijbehorende Technologie Overdracht richtsnoeren (TO-Richtsnoeren) heeft in 2013 plaatsgevonden. De (vele) bijdragen die de Commissie in het kader van deze consultatie heeft ontvangen zijn gepubliceerd op http://ec.europa.eu/ competition/consultations/2013_technology_transfer/index_en.html. Bird & Bird heeft een bijdrage geleverd aan de consultatie.
Hoewel de inventarisatie onder marktpartijen vooral uitwees dat de markt over het algemeen tevreden is over het huidige TO regime en daarmee goed uit de voeten kan, heeft de Commissie toch aanleiding gezien enkele wijzigingen door te voeren in de nieuwe voorstellen.
In deze alert geven wij kort en bondig een overzicht van de meest relevante en in het oog springende wijzigingen zoals deze door de Commissie in de nieuwe GVTO (316/2014) opgenomen. De nieuwe GVTO en de bijbehorende TO-Richtsnoeren zijn op 21 maart jl. op de website van de Europese Commissie bekend gemaakt. De nieuwe GVTO en TO-Richtsnoeren treden op 1 mei 2014 in werking.
De nieuwe GVTO kent een overgangstermijn van 1 jaar. Dit betekent dat overeenkomsten die onder de huidige (oude) GVTO nog zijn vrijgesteld van het verbod van artikel 101 (1) VwEU (of artikel 6 lid 1 Mw), binnen een termijn van 1 jaar moeten worden aangepast aan de nieuwe GVTO. Uiteraard alleen voor zover de overeenkomsten bepalingen bevatten die niet meer zijn toegestaan onder de nieuwe GVTO. Hierna volgt een toelichting op de meest significante wijzigingen; denk hierbij in het bijzonder aan niet-aanvechtingsbedingen (non-challenge clauses) en automatische grant-back verplichtingen op verbeteringen die door de licentienemer zijn ontwikkeld.
De nieuwe GVTO zal gelden tot 1 mei 2026; dat is een looptijd van 12 jaar. Zeker wanneer wordt meegenomen dat het gaat om licenties en dynamische concurrentie waarbij de ontwikkelingen snel gaan, is dit een opmerkelijk lange duur.
Meest significante wijzigingen in de GVTO
In de nieuwe GVTO is een aantal onderwerpen aangepast, waarvan er drie voor de licentiepraktijk met name van belang zijn.
i) Passieve verkoop – minder vergaande beperking toegestaan
De beperking van de passieve verkoop zal alleen nog maar zijn toegestaan indien de licentiegever een exclusieve licentie verleent. Indien er meerdere licentienemers zijn dan is iedere beperking van de passieve verkoop een hard core restrictie. In de oude GVTO was het mogelijk om gedurende een periode van twee jaar de passieve verkoop te beperken (bij licentieovereenkomsten tussen niet-concurrenten) voor de situaties waarin de licentienemer een nieuw en exclusief gebied of klantenkring heeft toegewezen gekregen.
In aanvulling op deze beperking van het verbod tot passieve verkoop, heeft de Commissie wel een nadere toelichting in de Richtsnoeren (par. 126) gegeven die grotendeels aansluit bij de restrictie van de passieve verkoop zoals deze was opgenomen in de oude GVTO. Een beperking van passieve verkoop valt niet onder het verbod van art. 101 lid 1 VwEU valt, wanneer deze objectief gezien noodzakelijk is voor de licentienemer om een nieuwe markt te kunnen betreden. Van dergelijke omstandigheden kan sprake zijn indien de licentienemer aanzienlijk moet investeren in productiemiddelen en promotieactiviteiten om een nieuwe markt te betreden en te ontwikkelen of wanneer een dergelijke beperking om redenen van veiligheid of gezondheid gezien de gevaarlijke aard van het betrokken product objectief gezien noodzakelijk is.[1]
ii) Grant back verplichtingen
Artikel 5 lid 1 GVTO bevat een verbod tot het opnemen van een exclusieve grant back verplichting voor de licentienemer. Dit betekent dat een licentieovereenkomst geen bepaling meer mag bevatten die de licentienemer verplicht om verbeteringen die hij aanbrengt op de in licentie gegeven technologie of nieuwe toepassingen daarvan die hij ontwikkelt, over te dragen dan wel exclusief terug te licentiëren aan de licentiegever. In de oude GVTO was bepaald dat een dergelijke exclusieve grant back verplichting (alleen) verboden is voor zover het scheidbare verbeteringen betreft, d.w.z. verbeteringen die ook los van de in licentie gegeven technologie toegepast kunnen worden. Dat onderscheid is nu vervallen zodat de licentiegever ook voor niet-scheidbare beperkingen (d.w.z. verbeteringen die alleen in samenhang met de gelicentieerde technologie toegepast kunnen worden) rekening moet houden met de mogelijkheid dat zijn licentienemer, ook na beëindiging van de licentierelatie, zeggenschap houdt over een onlosmakelijk met de (oorspronkelijk) gelicentieerde technologie verbonden verbetering of toepassing.
Dat betekent dat de licentiegever voor de duur van zijn eigendomsrecht op de technologie verbonden blijft met de (voormalige) licentienemer die hem in de volle eigendom van zijn technologie belemmert. Dit risico kan rechthebbenden, zeker wanneer de betreffende technologie zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt, doen besluiten om zijn technologie langer voor zichzelf te houden in plaats van deze zo snel mogelijk op de technologiemarkt aan derden in licentie te geven.
Als reden voor deze aanpassing voert de Commissie aan dat de prikkel tot innovatie voor de licentienemer waarschijnlijk vermindert, aangezien een grant back verplichting hem hindert bij de exploitatie van zijn verbeteringen, onder meer door ze in licentie te geven aan derden.
iii) Niet betwistingsclausules
Een andere significante wijziging in de uitgesloten beperkingen van de nieuwe GVTO heeft betrekking op de zogenaamde non-challenge clauses. Artikel 5 lid 2 GVTO bevat het verbod om de licentienemer direct dan wel indirect te verbieden de geldigheid van het intellectuele-eigendomsrecht van de licentiegever aan te vechten. Hieronder valt – in tegenstelling tot onder de oude GVTO – ook het verbod om de overeenkomst te mogen beëindigen indien de geldigheid van het gelicentieerde intellectuele eigendomsrecht door de licentienemer wordt betwist. Naar aanleiding van de consultatie maakt de Commissie een uitzondering voor het geval er sprake is van een exclusieve licentie. Wanneer een exclusieve licentie wordt verleend mag daarin wel een recht tot beëindiging worden opgenomen wanneer de licentienemer de geldigheid aanvecht.
Wijzigingen in de TO Richtsnoeren
Zoals in de huidige TO-Richtsnoeren wordt ook in de nieuwe TO-Richtsnoeren een uitvoerige toelichting op de GVTO gegeven.
Daarnaast geeft de Commissie aan op welke wijze zij technologie-overdrachtovereenkomsten die buiten de reikwijdte van de GVTO vallen, zal toetsen aan het kartelverbod. Zo wordt in de TO-Richtsnoeren meer richting gegeven aan de mededingingsrechtelijke beoordeling van technologiepools[2] en schikkingsovereenkomsten. De TO Richtsnoeren bieden op beide onderwerpen een welkome aanvulling op de huidige richtsnoeren.
Ook wordt de verhouding tot andere groepsvrijstellingen en richtsnoeren van de Commissie, die verwante afspraken tussen ondernemingen betreffen zoals de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten,[3] de groepsvrijstelling voor R&D overeenkomsten[4] en de richtsnoeren voor horizontale samenwerkingsovereenkomsten, afgebakend en toegelicht.
