Het creëren van een sterk merk en een sterke merkenportefeuille is van cruciaal belang voor een onderneming en de bescherming van die merken evenzeer. Het opbouwen van een sterk merk zorgt ervoor dat het merk onderscheidend vermogen in de markt verkrijgt zodat consumenten op juiste gronden hun keuze zullen maken en zij producten en of diensten aangeboden onder dit merk makkelijker kunnen vinden. In deze bijdrage wordt een aantal tips en tricks gegeven.
Het is van groot belang de investeringen die worden gedaan in de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten onder een nieuwe naam goed te beschermen om zo exclusieve rechten te verkrijgen in de markt. Naast nieuwe namen kunnen bijvoorbeeld ook logo’s, vormen, kleuren en verpakkingen worden geregistreerd als merk. In beginsel is registratie noodzakelijk om bescherming te verkrijgen. Marketeers zullen veelal kiezen voor een naam die gemakkelijk is te onthouden, goed is uit te spreken en – in een internationale context – te gebruiken is in verschillende landen. De jurist kijkt naar de vraag of het merk beschikbaar en beschermbaar is. De door marketeers steevast gekozen beschrijvende aanduidingen zijn dit veelal niet. De sterkste merken met de grootste waarde zijn juist zeer onderscheidend. In de jaarlijkse ranglijst van internationaal onderzoeksbureau Millward Brown staat het beeldmerk van Apple met een waarde van 246 miljard dollar in 2015 op plaats 1 als meest waardevolle merk ter wereld.
Relevante vragen bij de inschrijving van een nieuw merk
Wanneer een nieuw merk wordt geïntroduceerd is het belangrijk om te bepalen ((mede) afhankelijk van het beschikbare budget):
- voor welke waren en diensten het merk ingeschreven dient te worden. Het kiezen van de juiste waren- en diensten omschrijving is cruciaal om enerzijds een bescherming te claimen die breed genoeg is om tegen inbreuk op te treden maar aan de andere kant op te passen met al te brede inschrijvingen. Immers, voor ingeschreven merken geldt de verplichting om binnen 5 jaar het merk te gaan gebruiken voor alle ingeschreven waren en diensten op straffe van verval van (een deel van) het merk. Daar komt bij dat het Europese merkenrecht is herzien en het onder het nieuwe systeem in de toekomst duurder zal worden wanneer wordt gekozen voor een grote hoeveelheid waren en diensten.
- voor welke landen bescherming wordt gezocht en welke registratieroute wordt gekozen (Benelux merken, Gemeenschapsmerken, Internationale Registratie)
- of het merk beschikbaar is in verband met oudere rechten van derden. Om risico’s te beperken is het voor de lancering van een product of dienst van belang om vast te stellen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden.
Tips voor het creëren en instandhouden van een sterk merk
Wanneer het merk eenmaal is ingeschreven, rijst de vraag hoe creëer je een sterk merk en daarmee IP value?
Een aantal tips:
- Gebruik het merk consistent, gebruik consequent dezelfde look & feel, gebruik het merk zoals het is ingeschreven in het merkenregister
- Wijzig het merkbeeld niet te vaak
- Zorg dat het merk herkenbaar is als merk (hoofdletter/ cursief/ ander lettertype), vervorm het merk niet en gebruik het niet als werkwoordvorm of in de meervoudsvorm, gebruik het TM of ® teken
- Voorkom dat het merk generiek wordt
- Bewaak de merkenregisters terzake nieuwe conflicterende depots
- Monitor het internet op merkinbreuk
- Treed op tegen inbreuk! Met een inschrijving als merk kan niet alleen worden opgetreden tegen conflicterende merken maar ook tegen conflicterende handelsnamen en domeinnamen.
- Dien een verzoek in bij de Douane op grond van de Anti Piraterij verordening (Vo 608/2013) o.g.v. geregistreerde merkrechten (en andere IE rechten) om namaak aan de grens tegen te gaan.
In deze bijdrage hebben we in het kort uiteengezet hoe merkbescherming kan worden verkregen, in standgehouden en merken kunnen worden gehandhaafd om daarmee een effectieve en waardevolle merkenportefeuille op te bouwen. Dit zorgt ervoor dat het merk onderscheidend vermogen in de markt verkrijgt en de producten en/of diensten aangeboden onder dit merk door (potentiële) klanten beter gevonden kunnen worden. Daarnaast zorgt een effectief merkenbeleid er voor dat merken succesvol kunnen worden ingezet in juridische procedures.
Een eerdere versie van deze bijdrage is geplaatst in de General Counsel NL Nieuwsbrief.
