De Advocaat Generaal (AG) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) geeft in zijn conclusie van 2 april jl. in de zaak tussen Karen Millen Fashions tegen Dunnes Stores uitleg over het begrip “eigen karakter” van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel.
Karen Millen heeft in 2005 een gestreepte blouse (in twee verschillende kleurvarianten) en een zwart gebreide top ontworpen en op de markt gebracht in Ierland. Dunnes, een Iers warenhuis, heeft deze kledingstukken in het buitenland laten namaken om deze producten vervolgens eind 2006 in Ierland te koop aan te bieden. Karen Millen start naar aanleiding daarvan begin januari 2007 een inbreukprocedure en verzoekt de High Court Dunnes een verbod op te leggen en tot schadevergoeding te veroordelen. De High Court heeft in het voordeel van Karen Millen geoordeeld waarna Dunes in beroep is gegaan bij de Ierse Supreme Court.
Karen Millen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij houdster is van niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen met betrekking tot de betrokken kledingstukken. Niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen worden vaak ten onrechte over het hoofd gezien in het arsenaal aan intellectuele eigendomsrechten. Dit terwijl zij een nuttig instrument biedt voor de bescherming van vormgeving van producten, waaronder in de fast paced mode industrie waar het vaak gaat om producten met een korte commerciële levensduur en waarbij het registreren van al deze producten als model soms te kostbaar is. Hier biedt de bescherming als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel uitkomst. Om bescherming te genieten als niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel dient het ontwerp “nieuw” zijn en “eigen karakter” hebben.
Het ontwerp wordt als nieuw beschouwd indien geen identiek model (zijnde een model waarvan de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen) voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst aan het publiek beschikbaar is gesteld. Het ontwerp wordt geacht eigen karakter te hebben indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. De verschillen met het geregistreerde Gemeenschapsmodel zitten in de beschermingsduur (3 jaar versus 5 met uitloop tot 25 jaar) en in de beschermingsomvang nu de houder van een niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel haar recht uitsluitend kan inroepen indien er sprake is van namaak (ontlening) van het beschermde model.
Niet in discussie is dat Dunnes de kledingstukken heeft nagemaakt. Daarnaast heeft Dunnes ook niet de nieuwheid van de modellen in twijfel getrokken. Dunnes bestrijdt echter dat Karen Millen houdster is van niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen voor de kledingstukken in kwestie omdat deze volgens Dunnes geen eigen karakter hebben in de zin van Gemeenschapsmodellenverordening. Bovendien stelt Dunnes dat Karen Millen het eigen karakter van de kleding in kwestie moet bewijzen.
De Ierse Supreme Court heeft in deze zaak vervolgens twee vragen gesteld aan het HvJ EU.
Eigen karakter
De eerste vraag ziet op de beoordeling van het eigen karakter. Dunnes stelt dat de vergelijking van het eigen karakter moet plaatsvinden met een model dat een hypothetische mengeling is van een aantal eerdere voor het publiek beschikbaar gestelde modellen, omdat die deel uitmaken van het “vormgevingserfgoed”. De AG deelt echter de opvatting van Karen Millen en concludeert dat een model kan worden geacht een eigen karakter te bezitten indien de algemene indruk die het model bij een geïnformeerde gebruiker wekt, afwijkt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door één of meer oudere modellen, elk afzonderlijk in hun geheel beschouwd, en niet door een vermenging van verschillende kenmerken van oudere tekeningen of modellen. De AG geeft daarbij aan dat deze uitleg bovendien in lijn is met eerdere overwegingen van het HvJ EU in de arresten Pepsico en Shenzhen.
Bewijslast
De tweede vraag van de Supreme Court ziet op de bewijslast ten aanzien van het eigen karakter van het model. Karen Millen stelt dat zij een beperkte bewijslast heeft en dat het aan Dunnes is om aan te tonen dat de modellen niet nieuw zouden zijn of geen eigen karakter zouden hebben. Dit terwijl Dunnes stelt dat de normale bewijslast op Karen Millen rust en dat zij moet bewijzen dat het model een eigen karakter heeft.
De AG geeft aan dat het strijdig zou zijn met de doelstelling van eenvoud en snelheid die ten grondslag ligt aan de bescherming van niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen om de houder van een dergelijk model, die een rechtsvordering wegens (dreigende) inbreuk wil instellen, te verplichten een bewijs te leveren dat niet wordt gevergd van de houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodel. Dit zou bovendien verder gaan dan de noodzaak van identificatie van het bewuste model en zou in feite neerkomen op het bewijzen van de rechtsgeldigheid ervan. De AG concludeert dan ook dat als de houder enerzijds bewijst wanneer het model voor het eerst aan het publiek beschikbaar was gesteld en anderzijds de kenmerken aangeeft van het model die aan het model een eigen karakter geven, de rechtbank ervan moet uitgaan dat het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel rechtsgeldig is.
Indien het HvJ EU deze conclusie volgt, betekent dit een drempel voor vermeende inbreukmakers om de geldigheid van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel te betwisten. Dit zou goed nieuws zijn voor de mode industrie die voor de bescherming van hun ontwerpen veelal vertrouwt op het (ongeregistreerde) Gemeenschapsmodellenrecht. Wordt vervolgd dus!
